一、案情简介
（2021）京0108民初7083号、（2021）京73民终4839号——大悦城商业管理（北京）有限公司与成都忠捷置业有限公司、北京搜狐互联网信息服务有限公司侵害商标权纠纷案
（一）原告的商标权属、使用情况
中粮集团有限公司于2007年9月28日申请、2010年3月28日经核准注册取得第6345086号“大悦城”商标，核定使用在第36类商品房销售、不动产管理等服务上。2009年2月20日，该公司申请、2010年9月28日经核准注册第7209419号“悦城”商标，核定使用范围和类别同上。2017年6月13日，该公司将上述两商标转让给原告。 自2007年7月开始，已有针对大悦城的新闻和宣传报道，经在多地长期、持续宣传使用，两商标具有较大影响力。在2016年“大悦城”商标被国家工商行政管理总局认定为使用在不动产出租、不动产管理服务上的驰名商标。 （二）被告的使用情况
位于成都天府大道南延线侧(极地海洋公园旁)的房地产项目现场的售楼部门头标识为“新鸿基地产悦城JOVOTOWN”，其中“新鸿基地产”“JOVOTOWN”字号小于“悦城”；小区门口的标识为“悦城JOVOTOWN”，其中“JOVOTOWN”字号小于“悦城”，且两者有一定距离；公示信息牌标识显示为“新鸿基地产悦城”。 二、侵权比对
本案争议的焦点系被告命名的“悦城”楼盘名称及使用和宣传方式是否侵害原告的商标权。具体分析如下： （一）被告的使用行为是不是商标性使用？
从双方提交的证据中，均可以看出涉案楼盘的多种使用方式均为单独突出使用“悦城”二字，系具有商标性质的使用。 （二）被告使用商标的核心部分（实质部分）？
被告所称其实际名称为“新鸿基悦城”，或者同时标明“新鸿基地产”，但均未与“悦城”二字以同样字号出现，且字号差距较大。其商标核心部分（实质部分）是“悦城”。由于“悦城”被“大悦城”完整包含，区别仅在于“大”并未形成新的含义，两者构成近似商标。 （三）使用的商品或服务项目是否相同、类似？
原告享有“大悦城”“悦城”两商标，均核定使用在第36类商品房销售、不动产管理等服务。被告使用的服务项目是商品房销售、不动产管理等服务。二者相同。 三、裁判要旨
（一）是否侵权？
被告将“悦城”作为楼盘名称并宣传使用，容易使相关公众误认其楼盘与大悦城公司具有关联关系，存在混淆可能性，属于商标法第五十七条第二项规定的情形，侵害了大悦城公司的涉案注册商标专用权。
（二）是否有免责事由——在先使用？
关于被告所称的在先使用，根据法律规定，应在商标权人申请注册前使用，并需有一定影响，才可在原有范围内以不造成混淆误认的方式继续使用。 被告的证据并未达到能证实其在“大悦城”商标申请日前已达成上述在先使用的条件。 （三）是否过了追诉时效？
关于被告提出原告起诉超过诉讼时效，因被告的使用行为具有持续性，并在第二、三期项目中仍未对原告商标进行规避，故对原告在本案中行使权利的行为并不构成影响，法院对其此项答辩意见不予采纳。 （四）原告主张的以登报方式消除影响的诉讼请求，是否应当支持？
因商标权系财产权，本案中原告未提供证据证明被告的行为给其商誉造成负面影响，法院对原告的该项诉讼请求不予支持。 （五）关于赔偿数额的确定？
关于被告赔偿损失数额的确定，鉴于原告的实际损失、被告的侵权获利和注册商标许可使用费均难以确定，法院综合考虑涉案商标的知名度、被告侵权行为的性质、持续时间、主观过错程度以及承担侵权责任的方式，酌情确定被告赔偿原告经济损失及各项合理支出共计100万元（一审法院判赔50万元）。 四、判决结果
五、律师评析
关于被告是否应当停止侵权的问题，二审法院认为，根据民法善意保护之原则，在商标权等知识产权与物权等其他财产权发生冲突时，应以其他财产权是否善意作为权利界限和是否容忍的标准，同时应兼顾公共利益之保护。 根据本院审理查明的事实，双流县民政局于2008年3月10日批准被告申请的将双流县万安镇东林社区建筑群命名为“悦城”，被告开发的“悦城”楼盘住宅的第一、二期已销售完毕并实际交付业主入住多年，无证据证明小区居民在购买房产时知晓楼盘名称侵害涉案商标专用权。该已交付楼盘能否继续使用“悦城”名称关系到小区居民利益和社会公共利益。如果判令被告停止使用“悦城”楼盘名称，会导致商标权人与公共利益的失衡，被告亦难独立履行拆除“悦城”相关标识、更改小区名称等事项。因此本院基于善意保护原则，不再判令被告在已交付居民入住的涉案第一、二期楼盘上停止使用“悦城”名称及相关标识。但被告不得在涉案第三期楼盘和将来拟开发的楼盘上使用“悦城”名称以及在销售和管理中使用“悦城”标识。对于已交付的涉案第一、二期楼盘，被告虽可不承担停止侵权的责任，但其行为仍构成侵害大悦城公司涉案商标权，应当承担赔偿损失的民事侵权责任。 注意，这是知识产权侵权案件的特殊性之一。通常在普通的民事侵权案中不会出现此类情形。 六、实务要点
（一）办理商标侵权案件的逻辑（注意先后顺序）是： 1.确定原告的商标权属来源、具体范围、权利状态。 2.确定被告的使用行为是否是商标性使用。 3.确定被告的使用范围（商品或服务项目）。 4.确定被告使用的商标是否与原告注册的商标实质相同，或者实质部分近似（如果是近似，必须同时达到足以导致市场混淆的程度） 5.有无免费事由（如在先使用抗辩，合法授权抗辩，合法来源抗辩等）。商标先用使用抗辩需满足如下要件：他人在注册商标申请日之前存在在先使用商标的行为；该在先使用行为原则上应早于商标注册人对商标的使用行为；该在先使用的商标应具有一定影响；被诉侵权行为系他人在原有范围内的使用行为。 6.赔偿数额的确定。要注意几个方面：商标侵权在利润或收入中的贡献度（最好有原告举证，否则由法院酌定）；恶意侵权的惩罚性赔偿（被告主观上的“故意”“恶意”需要原告举证）；必要且合理的维权费用（包括律师费、公证费）一并主张。 （二）知识产权的侵权案件与普通的民事侵权案件不同，判断是否侵权时要做侵权比对。因为知识产权是无形的，部分侵权行为并非显而易见，甚至需要做侵权鉴定（原告申请），或者申请专家辅助人出庭帮助抗辩（被告申请）。 商标侵权比对的内容：一是比对原告商标与被告使用的商标是否相同或者近似；二是原告被核准注册的商品或服务项目与被告使用的商品或服务项目是否相同或类似。 商标侵权比对的结果只有三种情形：商标相同、近似、不相同也不近似。如果是近似，要达到足以导致市场（相关消费者）混淆的程度，才可能被认定为侵权；商品相同或者类似。 作者简介 About The Author 黄大海 发现律师事务所 专职律师 专长领域：知识产权与竞争法 / 刑事辩护与刑事控告 / 商事诉讼与法律顾问 李龙辉 律师助理 / 知识产权顾问 专长领域：知识产权确权、运用、保护、管理与数据分析 / 知识产权项目与科技项目申报
黄大海律师知产团队介绍 黄大海律师知产团队，擅长从知识产权创造、确权、运用、保护、管理及标准必要专利布局、商业秘密保护、反不正当竞争等角度为客户提升竞争优势或者排除竞争妨害提供解决方案与代理服务。 团队助力地方政府、产业园区、高等院校、科研组织、科技企业持续高质量发展，共享创新者红利。 联系我们： 185 8233 7951（黄律师） 158 0301 3025（李老师）
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