【(2021)粤民再208号】
引 言
商标的基本功能在于使相关公众通过商标识别不同商品或服务的来源。商标按照识别对象的不同可以分为商品商标与服务商标，服务商标的保护历史远远晚于商品商标，“服务”是为他人或者社会提供帮助的行为商品有形、服务无形，服务商标使用更具有抽象性与观念性。商品商标是否被使用、被使用在何种商品上，是看得见、摸得着的。而服务商标是否被使用，被使用在何种服务类别上，基本靠观念拟制，两者间的权利边界看似泾渭分明，但很容易因观念差得出不同的结论。
一、裁判要旨
判断附着在商品上的被诉商标是商品本身的商标还是以商品为载体的服务商标，其依据不是商标物理性附着的商品，而是相关公众认知的来源指向。需要综合考虑其使用目的、使用方式、使用环境、使用状态、使用效果等因素，如果被诉商标足以让相关公众认定其指向的是某类服务的来源，则可认定被诉商标为服务商标。在具体案例中，应当将“广告宣传”服务类的服务商标与商标的广告宣传功能加以区别，前者系所有商标的基本功能之一，不能以被诉商标具有广告宣传功能即推定该商标是在“广告宣传”服务类别上进行使用。
二、案情概要
2014年2月10日，吉尼斯世界纪录咨询(北京)有限公司(以下简称“吉尼斯北京公司”)与广州大明联合橡胶制品有限公司(以下称“大明公司”)，签订《认证协议》，约定：吉尼斯北京公司同意授权大明公司将所有关于文字商标GUINNESSWORLDRECORDS、吉尼斯世界纪录、图标商标、官方纪录挑战商标、官方纪录保持者图标的任何形式用于纪录挑战的宣传推广，如挑战成功，用于纪录的宣传推广；5.1如适用，在客户支付公司费用（或者在不需要产生费用，如客户遵守本认证协议项下的义务）时，吉尼斯北京公司在此授予大明公司非排他性、不可转让的可撤销许可，仅限于如下：官方纪录挑战图标的使用以及如适用，官方纪录保持者图标的使用、用于活动宣传、不超过活动使用价值、不超过媒体使用价值、使用于网站以及在区域范围内使用。5.2吉尼斯北京公司同意大明公司于许可期间内，按照第5.1条规定的授权许可条件使用“GUINNESSWORLDRECORDS”文字商标（和中文版的“吉尼斯世界纪录”）。许可期间到期或提前终止，客户应停止对GWR商标的所有使用行为，如客户基于此次授权许可在任何网站上使用了GWR商标，客户应立即从网站上删除这种使用。5.13.2.2客户同意并认可许可期间该纪录被超越的，该使用行为应自动停止。2013年12月2日，大明公司的避孕套商品获得吉尼斯世界纪录的认证。
在许可合同到期之后，大明公司继续在其生产的避孕套上使用“Guinness World Records”“吉尼斯”“吉尼斯世界纪录”等商标并进行广告宣传。
吉尼斯北京公司认为在许可合同到期之后，大明公司继续在其生产的避孕套上使用“Guinness World Records”“吉尼斯”“吉尼斯世界纪录”等商标并进行广告宣传，构成《商标法》第五十七条规定的商标侵权。请求法院判令大明公司：(1)立即停止侵犯其第11149021号、第11149025号、第11149031号、第2024454号、第2024455号、第1744886号、第11149029号商标的商标权；(2)在其中英文官方网站及中国日报网上刊登不少于6个月的书面声明，就其侵权行为向吉尼斯北京公 司赔礼道歉、消除影响；(3)赔偿吉尼斯北京公司经济损失及合理费用共300万元；(4)承担本案诉讼费用。
三、裁判观点
一审法院判决：大明公司应于判决生效之日起立即停止实施侵犯吉尼斯公司注册商标专用权的行为；并于判决生效之日起十日内向吉尼斯北京公司赔偿经济损失及合理开支共计80万元；在判决生效之日起三十日内在中国日报网（www.chinadaily.com.cn）连续七日就其侵犯吉尼斯公司注册商标专用权的行为刊登声明消除影响（内容须经一审法院审核）；
二审法院判决：撤销一审判决第三项、第四项；二、变更一审判决第一项为：大明公司于判决生效之日起立即停止侵犯吉尼斯北京公司就第11149025号、第11149031号注册商标所享有的权利；三、变更一审判决第二项为：大明公司于判决生效之日起10日内向吉尼斯北京公司赔偿经济损失及合理开支共计70万元；
再审法院判决：撤销一、二审民事判决，大明公司不构成商标侵权。
四、律师评析
本案争议的焦点是被诉商标在“避孕套”包装盒上的使用究竟应视为在“避孕套”商品上的使用还是应视为在“广告宣传”服务上的使用。
根据再审法院的判决来看，首先，在商品包装上使用商标亦属于在商品上使用商标。其次，服务商标是服务提供者用于指示服务来源的商业标识。服务在本质上是人的行为，具有无形性，任何服务商标均无法物理性附着在其核准注册的服务之上。除通过广播、电视、报纸、网络、广告牌等传媒对商标进行宣传推广之外，服务商标通常是在服务场所、服务工具、服务招牌、服务人员以及服务提供者出具的商业资料或交易文书、服务赠品等各种与服务相关联的载体上进行使用。此外，服务提供者以适当方式显示其与商标之间的直接联系，足以使相关公众将该商标作为识别服务来源标识的，服务商标也可以在服务对象的商品上进行使用，从而使得服务对象的商品在特殊情况下成为服务商标的载体。例如，在商品包装箱上清晰指明包装服务的提供商并印上其服务商标。因此，以有形的商品为载体进行使用，系服务商标使用的常态。
区分商品商标与服务商标使用的依据不是商标物理性附着的附着物，而是相关公众认知的来源指向。基于商标使用的不同状况，相关公众认知的来源可能指向商标物理性附着的商品的提供者，也可能指向商标观念性附着的服务的提供者。一般而言，以相关公众的通常认知判断，仅指向商标物理性附着的商品提供者的商标为商品商标；能穿透商标物理性附着的商品，进而指向其背后所承载的服务提供者的商标则为服务商标。
本案中，被诉商标物理性附着在“避孕套”商品的包装盒上，指向的是“避孕套”商品的来源。依照相关公众的通常认知，其未通过特定的使用目的、使用方式、使用环境、使用状态、使用效果等，穿透其物理性附着的“避孕套”商品，指向“广告宣传”服务的来源。大明公司是在“避孕套”商品而不是在“广告宣传”服务上使用被诉的“吉尼斯世界纪录”的商标理由如下：
第一，大明公司将事先统一包装，批量化、规模化制作的被诉“避孕套”经销售渠道提供给不特定的消费者。在此过程中并不存在广告宣传服务的提供者与购买者，从而也就不存在“广告宣传”服务。被诉的“避孕套”不构成服务工具、服务招牌、服务赠品等与“广告宣传”服务相关联的载体。进而，被诉的“吉尼斯世界纪录”商标，不能视为在与“广告宣传”服务相关联的载体上进行了使用。
第二，被诉的“吉尼斯世界纪录”商标周边除“纪录保者”“薄”“薄度纪录创造者”“橡胶避孕套薄度纪录创造者”等描述之外，并无其他广告宣传内容。上述描述用语并未通过长期使用与特定“广告宣传”服务提供者建立起稳定联系，大明公司也未以任何特殊方式提示该两件商标指向的是“广告宣传”服务的提供者。因此，即便将大明公司视为“广告宣传”服务的对象，被诉商标亦应视为在“避孕套”商品上使用的商品商标，而不能视为在“广告宣传”服务对象生产的“避孕套”商品上使用的服务商标。
第三，由被诉商标可产生广告宣传作用不能推定其是使用在“广告宣传”服务上。任何商标均会对使用该商标的商品或者服务本身起到广告宣传的作用，“广告宣传”服务则是广告部门为宣传、推广服务对象的商品或者服务提供的一种服务行为，具有“广告宣传”作用与提供“广告宣传”服务不可相提并论。被诉商标使用在“避孕套”商品上，能够为该款商品起到广告宣传效果，是商品商标功能发挥的结果，不能由此证明其是使用在“广告宣传”服务类别上。一、二审法院因被诉商标可以实现促销的广告目的，从而认定其是在“广告宜传”服务类别上的使用，系对商标的广告宣传功能与提供“广告宣传”服务的误解。若仅因商标能实现促销的广告目的、能发挥广告宣传的功能，就认定在商品上使用的商标系在“广告宣传”服务上的使用，将注册在第35类“广告宣传”服务上的商标成为可无条件跨越到任何商品类别上获得保护、超越驰名商标保护力度的“超级商标”,从而破坏我国以商品与服务类别作为基础构建的商标注册与司法保护制度体系。
即便涉案商标具有较高的知名度，大明公司在其核准使用的服务完全不类似的商品上使用被诉商标，也不会导致相关公众混淆商品的来源，故大明公司不构成吉尼斯北京公司所主张的商标侵权。
【法条链接】
《中华人民共和国商标法》
第四条 自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。
本法有关商品商标的规定，适用于服务商标。
第四十八条 本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者 容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。
第五十七条 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：
(一) 未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；
(二) 未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的 商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；
(三)销售侵犯注册商标专用权的商品的；
(四)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的
(五)未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；
(六)故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的；
(七)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。
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