众所周知，专利权的获取途径有三个：一是申请，二是继受，三是受让。随着“政产学研用”协同发展模式的风行，专利转让事务越来越被关注。
按广义理解，专利转让的客体通常包括三类：一是专利申请权，二是专利申请中的发明创造（在专利市场中，已经下发了《办理登记手续通知书》但未缴费的专利倍受青睐），三是有效专利。转让的客体不同，交易模式、合同履行、办理方式、法律风险、法律后果等均不相同。
本文试图梳理律师代理专利转让事务的注意事项。
一、明确委托人（客户）的需求和委托内容。
不同的需求，工作的重点、难点、方法不同。
部分受让人（买家）受让专利的主要目的不是实施专利，而是有其他商业考虑。本文内容主要针对以实施为主要目的专利转让行为。
相较于实物的交易，在专利转让事务中明确客户需求和委托内容显得格外重要（“交易”与“转让”本质相同，但出于使用习惯的考虑，本文中使用“专利转让”一词）。
（一）明确委托人（客户）的需求
我国专利法第十一条[1]明确了专利权的排他性权利，但整个专利法没有规定专利的占有、使用、收益、处分等类似于物权的条文。这是因为技术与物（产品、商品）没有明确的对应关系，通俗地讲，专利权人使用自己的专利制造产品，也可能会侵犯他人的专利权。
多数委托人误认为：自己有了专利，可以放心大胆地使用，不会存在对他人侵权的情形的错误认知；一件专利对应一个技术（广义的技术）。因此，在客户提出委托代理的意愿时，应当向其明确需求，并作相关释明，其中尤其重要的是：一是受让专利并实施自己的专利权不等于不会侵权他人的专利权；二是受让专利不等于受让技术；三是委托人完全知晓并理解目标专利的授权文本记载的信息（专利申请文本与专利授权文本的内容可能相同，也可能不同。以专利授权文本记载的内容为准）；四是是否需要变更发明人、设计人。发明、实用新型专利是非常具体（非常明确）的技术方案之一，专利中的技术方案边界相对清晰、明确。
明确委托人的需求非常重要，事关法律服务代理工作的工作目标，事关专利转让合同的内容起草、合同履行及后合同义务（指合同终止后，当事人依照法律的规定，遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行的义务）。
（二）明确委托人（客户）的委托内容
律师代理专利转让事务中，可以提供的服务有：尽职调查（调查对象可是专利权或/和交易对象）、协商谈判、起草或审查转让合同、代理专利转让手续、协助交付（接收）专利相关资料。
委托事项不同，不仅直接关系到律师的工作量，而且关系到律师收费、律师/律所责任、工作周期（律师需要衡量相关工作的周期是否能够满足委托人对时间节点要求）。
二、尽职调查
（一）对目标专利作尽职调查
关注目标专利的法律状态。专利权与普通物权不同，其法律状态发现变化的原因多，包括被无效宣告、专利保护期满、未缴纳年费视为放弃、声明放弃。有效专利是否处于无效宣告程序、行政诉讼程序中，是否存在专利权属纠纷。有效专利是否存在在先许可、质押、司法冻结、拍卖等情形。
如果是申请中的专利，是否标记为预审案件，是否下发了《办理登记手续通知书》。
关注目标专利的价值。建议从三方面入手，由相关领域专家作技术方案先进性、可规避性分析，由专利律师作专利申请文件和修改文件的撰写质量、专利权稳定性分析、相关技术比对分析，由相关产业的市场专家作市场前景分析，由相关院校、研究院/所/中心作政策前景分析。
专利发明人的职业背景、学习背景是否与专利涉及的技术相关。通常，专利涉及的技术与发明人职业、学业相关时，技术方案价值较高的可能性更大。
关注是否存在近似技术（设计）的有效专利或者专利申请中的发明创造。如果是，建议一并转让，或者作出合规的商业安排。尤其关注有形结构的技术型专利，是否就相同或近似的结构外形申请了外观设计专利；同一技术方案是否同时申请发明与实用新型专利；同一技术方案或设计方案是否在境外提交了专利申请文件。
关注目标专利维持费的缴纳期限。
目标专利是否被转让过多次。如果专利权被转让过多次，可能其中任何一任前手均有实施或许可他人实施专利的可能。
目标专利是否被许可过，专利许可是否仍然有效。如果涉及的专利权曾经许可给第三人，且许可仍然有效，转让后可能会损害受让人的利益。
目标专利是否已经实施，或者说从专利授权之日或者专利申请之日起处，有多少年未实施或者未充分实施。“专利权人自专利权被授予之日起满三年，且自提出专利申请之日起满四年，无正当理由未实施或者未充分实施其专利的”，国务院专利行政部门根据具备实施条件的单位或者个人的申请，可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。[2]
专利权人行使专利权的行为是否被依法认定为垄断行为。“专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为，为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的”，国务院专利行政部门根据具备实施条件的单位或者个人的申请，可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。[3]
目标专利是否为药品、半导体技术领域的技术专利，如果是，有可能会被强制许可。[4]
目标专利是否较之前的技术有显著经济意义、重大技术进步，如果是，有可能会被强制许可。[5]
目标专利是否为标准必要专利。在技术标准被采用之后，标准必要要专利权利人获得了市场支配地位。为了防止垄断，标准组织通常要求标准必要专利权利人，作出“公平、合理和无歧视(FRAND)”承诺。但是，专利权人将标准必要专利转让之后，FRAND承诺是否具有法律效力，这个问题鲜有讨论。英国“无线星球诉三星案”表明FRAND承诺具有普遍约束力。[6]
（二）对交易对象作尽职调查
审查转让方是否属于专利权的合法权利人，以防被骗。
涉及转让国有资产或者国资单位买入专利权，必要由评估机构作专利价值评估。而且需要按照《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规规章中有关国有资产转让的规定，履行国有资产流转的手续。
目标专利的权利人或者受让人是国有企业、事业单位。可能会被强制许可或者已经被强制许可。[7]
国内的权利人向境外的受让人转让时，应当出具国务院商务主管部门颁发的《技术出口许可证》或者《自由出口技术合同登记证书》，或者地方商务主管部门颁发的《自由出口技术合同登记证书》，才能办理专利转让手续。
专利权利人为自然人，但专利涉及的技术又不是自然人、个体工商户、农村合作社所能够涉及时，可以合理怀疑大概率该专利为职务发明创造。比如涉及一种智能电网技术的专利，权利人为自然人。
专利权利人有没有研发相关技术必要的设施设备。如果没有，可以合理怀疑大概率该专利为合作研发或者委托研发的发明创造。
对于权利人为企业或单位来讲，权利人和发明人不一致是正常的。要特别注意那些权利人为自然人，发明人与权利人不同的专利。比如权利人为刘备，发明人为刘备和周瑜的专利。在专利转让时，在专利上就体现利益（转让费），特别是这样的利益足够大时，刘备和周瑜就可能产生权属争议，进而有可能申请“冻结”专利权（财产保全措施之一），影响专利权转让的顺利进行。[8]
三、协商谈判（略）
四、起草转让合同
对转让客体、转让主体等信息完成了尽职调查之后，交易模式基本确定，交易框架基本明确。合同的重点和难点在于权利、义务、违约责任的梳理。
明确需要转让方交付的专利相关资料，包括但不限于专利证书、专利申请文件、中间文件、研发过程的证明材料、享有优先权的证明材料以及行政机关、司法机关下发的其他专利相关官文。并约定违约责任。
专利转让过程中或者转让之后，部分受让人要求变更发明人。这里有几个风险存在：想要加入的“发明人”对技术方案没有做出实质性贡献，如果坚持提交必然会伪造证明文件；原发明人可能会提出侵害了自己的署名权。
是否需要转让方安排人员对受让人进行技术指导，或者给予必要的技术解释。并约定违约责任。
转让人保证该技术领域的一般专业技术人员能够实施发明创造。否则承担相关合同义务，并约定违约责任。不排除部分专利无法实施的可能。
办理专利转让手续的规费、律师代理费由谁负担。洽谈合作期间、专利转让手续提交期间的专利维持费由谁缴纳。
转让人对目标专利的在先使用情况，是否已经实施、销售、许诺销售、许可他人使用等，并作出保证声明，并约定违约责任。
转让方应当在什么时间之前、以什么方式向受让方充分披露已知的可能影响专利权效力的纠纷、权利冲突、相关材料，并约定违约责任。
明确专利被无效后的处理方式。建议区分被无效宣告的时间点。比如专利权转让登记前被宣告无效的，受让方有权解除合同，要求退还全部费用；专利转让登记后被宣告无效的，可以约定退还全部或者部分费用，可以约定按预期的剩余最长专利有效期与实际得到的专利有效期的比例协商退费比例，也可以约定不退费。
转让人必须保证，在任何情况下，自己不对目标专利申请宣告无效，也不协助他人对目标专利申请宣告无效。并约定违约责任。
有人建议明确约定专利权评价报告负面后，原专利权人应承担责任，如遇到前述情况赋予相对方单方解除权，和/或要求专利权人承担一定违约或保证责任，最大限度地规避由此造成的损失。[9] 笔者并不赞同这样的做法，因为不公平。在转让专利前，受让方做尽职调查工作应当深入且全面。
因专利权转让而引发的专利权权属纠纷，转让手续是否完善，有关签章、签字是否由本人签署，以及专利代理机构在代理有关转让程序时流程材料是否完备、有无瑕疵就特别关键。[10]
五、代理专利转让手续
转让协议签署并不代表专利权转让完成。要实现专利的转移，还需要通过专利局办理著录项目变更。
办理著录项目变更需要一定的周期。有这个周期的存在，就有“一权多卖”的可能。
要特别关注之前提交的申请文件是电子件提交，还是纸件提交。这会影响到办理后续业务时申请文件的提交方式。同时，不同的办理途径可能需要的时长不同。
六、协助交付（接收）专利相关资料（略）
注释：
[1]《中华人民共和国专利法》第十一条 发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。
外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。
[2] 《中华人民共和国专利法》第五十三条
[3] 《中华人民共和国专利法》第五十三条
[4] 《中华人民共和国专利法》第五十五条、第五十七条
[5] 《中华人民共和国专利法》第五十六条
[6] 《标准必要专利转让后FRAND承诺的法律效力——英国“无线星球诉三星案”的启示》，袁晓东 蔡宇晨，《知识产权》2017年第11期第46页
[7] 《中华人民共和国专利法》第四十九条
[8] 《工作随笔：专利转让过程中，专利律师干什么？》李兆岭，威科先行2015.11.13
[9] 《专利权评价报告对专利合同效力的影响——简评珠海精专公司与珠海泛能公司实用新型专利权转让合同纠纷案》，孙志峰，威科先行2023.02.23
[10] 《专利权属纠纷案件的制胜之道——以代理的某科技型企业专利权属纠纷案为例》，张宾，威科先行2023.01.02
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