发现原创|| 浅析地名商标与地名冲突争议解决方式
因为种种原因,现实中很多企业的商标都是含有地名的,比如“”、“”商标中就使用了景点名称,但由于地名作为地名的特征与商标权的专有性相冲突,在时间中,往往需要对他人是合理使用地名还是恶意侵权误导他人上进行判断,笔者希望结合相关案例对目前实践中的情形进行探讨,以期找到良好的方式来确认是否侵权。
一、使用地名注册商标现状及法律规定
为了防止地名被滥用于商标注册,我国法律对使用地名注册商标的行为采取了限制注册的原则,商标法第十条第2款规定“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。”从以上规定我们可以看出一般情形下我国的注册商标有两种:一是由于商标法所限制的是县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名作为商标的规定,也造就了我国实际存在大量如前文提到的以景点名称为商标的地名商标;另一方面由于商标权法也规定已经注册的使用地名的商标继续有限,我国也存在历史原因形成的地名商标如剑南春酒厂拥有的“”商标等。另外,实践中还有一种特殊的地名商标,常见于房地产开发企业中,由于某些房地产开发企业在某地开发了地标性的建筑物,政府在编制行政区划时直接对某一街道、公园使用企业标志作为地名使用如某些城市道路命名为万科路,导致万科集团的“” 商标成为当地地名,周围的经营者也会合理拥有使用该地名的权利。
二、地名商标与地理标志冲突时的解决标准。
正如前文所述,地名商标与地名最本质的冲突在于两种权利之间的冲突,首先地名商标作为商标的一种,本就是属于商标权人的专属性权利,根据商标法,权利人可以排除他人使用该商标。但是与地名商标不同,地名为一种集体资源,区域内的全体成员都能使用地名。其作为一个地区的名称,也可以代表了这个地区的特产、信誉比如四川的泸州、宜宾等词语不仅代表了四川的城市名称也能够代表当地的水源和气候能产出好酒,具有巨大的商业价值,当地等区域内的全体人员都可以利用这样的特征作为吸引消费者的手段。
综上所述,地名商标与地名在生产经营中都有重大的商业价值, 不能简单地用商标的专有性禁止他人使用地名,也不能粗暴地用地名的集体利益否认商标的专有权。未解决以上冲突,我国商标法第五十九条第一款规定“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”在处理相关争议时,我们需要结合地名商标的知名度、使用地名的正当性、地理标志及地名商标的形成原因多方面来分析判断行为人是合理使用地名还是侵犯他人商标权。
三,地名商标的权利界限
(一)使用地名注册商标的评判
如前所述,我国对使用县级以上行政区划的地名或国外知名地名申请商标有明确的原则性规定。但实践中在评判使用地名注册商标的行为时,应结合被注册标识是否知名、地理标志利与诉争商标使用的范围是否产生误认等多种角度进行分析判断该商标是否能够得到注册。例如法国国家原产地名称局认为我国部分企业注册的商标侵犯了“Medoc”在法国作为地名的权利,向商标总局申请撤销侵权商标,后因商标总局驳回其申请而诉至法院。在上述案件中,法院认为:作为不得作为商标的标志,商标法并未明确上述地名含义的判断主体,因此,根据‘一般包括全部’以及‘普通用语应依普通意思而解释’的法律解释原则,对于公众知晓的外国地名,应当以中国一般社会公众的普遍认知情况作为判断依据,特定商品或者服务领域中相关公众的认知情况并不能成为判断相关标志是否属于一般公众知晓的外国地名的依据。本案中,虽然法国国家原产地名称局提交了葡萄酒领域相关公众对“Medoc”认知情况的证据,但上述证据体现的均主要是葡萄酒领域相关公众的认知情况,尚不足以证明“Medoc”属于中国一般公众所知晓的外国地名。因此案件中所涉及的地名标识并非法律规定的限制注册商标的标识。
同样在法国国家原产地名称局对商标总局提起的另一起诉讼中,法院认为:在被异议商标指定使用的“自动售货机出租”服务与法国国家原产地名称局主张的地理标志所赖以建立相关声誉的葡萄酒商品差异显著的情况下,被异议商标的注册并不会误导公众,使相关公众对其指定使用的“自动售货机出租”服务的来源产生误认,因此,即使法国国家原产地名称局所主张的地理标志存在,被异议商标的注册也不会损害利害关系人的合法权益。
另外,在实践中,使用地名注册商标也并非只考虑上述两种类型的地名,在注册地名商标是也会考虑地名的知名度来评判该商标是否能够注册。例如湖北十堰武当山特区仙尊酿酒有限公司拥有的“武当红”商标被商标总局认定无效后诉至法院。最终法院以武当作为湖北地名的知名度极高,在武当地区,有诸多企业利用当地特色从事经营活动,其商标中的红并不能显示出酒类商品的显著性为由驳回了原告的诉讼请求。
综上所述,笔者认为在判断能否使用地名注册商标是,首先应考虑该标识的知名度、被注册的范围以及商标的适用范围等多方面因素。
(二)合理使用地名的判断。
如前所述,地名作为地区名称的同时也代表了该地域的特征、信誉、特产等特性,属于吸引消费者消费的一种手段,具有重大的商业价值,在区域内的主体都有权使用该地名来标明产品的产地等特征。根据商标法的规定,我国并不禁止对地名商标所含地名的正当使用。但由于商标法的规定属于原则性规定,实践中结合地名商标的知名度、被告使用的具体方式和目的等因素进行综合判断,从而确定被告的使用行为是否出于善意,是否会导致相关公众产生混淆。
首先,仅仅将地名作为方位使用属于合理使用。例如在西安曲江阅江楼餐饮娱乐文化有限公司与冯印商标权纠纷一案中,虽然冯印拥有“”商标,但被告阅江楼公司与西安曲江文化(旅游)集团有限公司达成协议,获得了在阅江楼经营餐饮项目的权利。阅江楼公司的企业名称完整使用了“曲江阅江楼”字样,且根据阅江楼租赁合作协议,阅江楼及其相关场地、设备、设施、装饰、装修等附属资产,亦全部来自于原有的阅江楼景观。因此,无论是阅江楼公司在其企业名称中选用“阅江楼”文字,还是在其经营场所及菜单、餐具上使用“阅江楼”文字的行为,主要目的仍在于客观描述并指示其经营场所所在地——西安阅江楼,并非恶意侵犯原告的商标权,达不到使公众误解的可能性。
其次,仅仅将地名作为地理标识使用,且不足以使公众误导的行为不属于侵权行为。例如在广州星河湾有限公司与南京明月建设集团有限公司一案中,法院认为:广州星河湾有限公司虽然拥有“星河湾”商标,但首先一方面,从明月公司在申请“星河湾”时,是“月亮湾”和“翠堤湾”两个地名一起申请的配套。这在某种程度上可以表明,一方面明月公司主观上是将“星河湾”作为地名使用,将大的开发地块划分成小的地块,并分别命名,相互区分,而非作为商标、企业名称或者商品名称在使用。另一方面,明月公司实际的使用方式为在批准地块所开发的楼盘上使用“明月港湾·星河湾”名称和相应的楼盘排序,主要是将“星河湾”作为单元楼栋排序使用。其次,明月公司是将“星河湾”作为地名而非其他标识在使用,这种使用方式具有相对的独立性和可区分性,客观上并不会造成消费者将其与上诉人的商标标识、企业名称或者商品名称联系起来,也就不会造成消费者产生混淆或者误认的结果,或者与此相关的影响。2005年广州星河湾在南京地区并不知名。消费者购买房屋比其他商品要更为谨慎,往往会对不同的楼盘进行反复比较,即便购买知名品牌商品房也要实地考察,不会只因为知名品牌而盲目购买。因此认为明月公司没有侵犯商标权利人的商标权。
最后,在判断地名使用是否正当时也要考虑地名产生的先后顺序,例如同样在房地产开发领域,成都万华投资集团有限公司与成都天合倍升置业有限公司关于“麓湖”商标的纠纷中,人民法院不仅考量了侵权人是否将地名作为地理位置使用,同时人民法院还认为:在地名主管机关尚未正式认定特定名称作为地名之前,特定名称是否构成约定俗成的地名,应当以相关公众的通常认知作为判断标准,即相关公众将特定名称用以指代特定地点,而非用于区分商品或者服务的来源。天合倍升公司所举的关于“麓湖”作为地名使用的证据,均为政府部门在文件中的描述,而政府部门并非商品房开发和销售的相关公众。本案中政府部门虽有将“麓湖”作为地名在文件中进行描述,但其系在天府新区及绿地规划中使用,而在城市规划中经常会出现某一建筑被作为地标使用的情况,在缺乏其他证据印证的情况下,不能据此认定“麓湖”已经成为约定俗成的地名。因此认为天合倍升公司并非合理使用地名。
四、小结
我国关于地名商标和地名使用之间只有一个原则性的规定,在实践中需要我们结合在注册商标时需考虑地名的知名程度等诸多因素来判断是否能够注册相应的注册商标,而在使用地名作为产品标识时,需考虑地名商标与所属商品的关联程度,地名的适用范围来判断是否构成地名的合理使用。
邱浩然律师,四川发现律师所律师 成都市律协知识产权专业委员会委员。