发现原创 | 商标许可使用的常见法律风险及防范对策
随着我国市场经济的发展，新增的商标知识产权纠纷呈逐年上升趋势，故我所非诉法律服务团队通过对近年数百例商标许可使用合同纠纷、商标专用权侵权纠纷进行统计分析，并结合相关学说论文和我所代理知识产权纠纷的诉讼实务经验，将常见的商标使用过程中可能存在的违约、侵权情形以及商标权人可以采取的风险防范措施进行了简单汇总、概括整理，现分享给大家，但具体的情形还需以现行法律法规规定为准。
注：从2009年至今，知识产权纠纷呈逐年递增趋势，数量增长超过30倍。
一、商标使用过程中常见法律风险
（一）商标许可使用过程中，被许可人侵害商标专用权的主要情形：
1.被许可人拖欠商标许可费用；
2.被许可人违反商标许可合同约定，擅自生产销售未经许可人审核的产品；
3.被许可人未经许可人同意擅自对外宣称其为被授权的商标总代理；
4.商标许可期限届满或商标许可合同解除后，被许可人仍继续使用被授权商标；
5.被许可人使用被授权商标生产不符合标准的产品；
6.被许可人未经许可人同意擅自转授权；
7.被许可人超越许可范围使用被授权商标；
8.被许可人未经许可人同意擅自允许其分支机构使用被授权商标；
9.被许可人注册与被授权商标近似的商标，并恶意削弱被授权商标的价值及影响力；
10.被许可人违反商标许可合同约定，擅自使用被授权商标之外的其他类似商标；
11.被许可人擅自改变被授权商标标识；
12.被许可人未经许可人同意使用许可人的商号。
（二）商标使用过程中，第三人侵害商标专用权的主要情形：
1.未经商标权人同意，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标；
2.未经商标权人同意，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；
3.销售侵犯注册商标专用权的商品；
4.伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识；
5.未经商标权人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场；
6.故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权的行为。
二、商标权人可以采取的风险防范措施
（一）商标许可使用过程中的风险防范措施
1.做好许可期间的质量监控
根据《中华人民共和国商标法》第四十三条规定，许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商标质量。故为保护许可人的合法权益，建议许可人书面明确质量标准以及相应监督办法，并且在合同履行期间贯彻始终，一旦出现质量状况，应迅速采取措施，必要时终止商标许可合同，收回许可权，以防造成不利影响。
2.防范被许可人注册或使用与被许可商标类似或近似的商标，以防止品牌影响力被削弱
商标许可使用过程中，若被许可人注册或使用与被许可商标类似或近似的商标，或将被许可商标部分内容与自身商标组合后注册或使用，可能误导消费者认为该商标与被许可商标之间存在某种关联。届时许可关系虽解除，但已产生的混淆和误认仍可能给许可人商标造成不利影响。故为避免该风险，建议许可人在合同中明确：①未经许可人同意，被许可人不得将被许可商标与其他具有显著性的文字或图形进行组合使用或注册；②未经许可人同意，被许可人不得使用或注册与被许可商标近似的商标；③未经许可人同意，被许可人不得将许可事项中涉及的产品名称、许可人企业商号、包装设计和广告用语等申请为商标。
3.许可人应要求被许可人在许可关系终止后的规定期限内变更企业名称
现实中存在许可人与被许可人为推广品牌合作，许可人同意被许可人登记与许可人商号相同或者含有许可人商号的企业名称。但许可关系终止后，虽被许可人不再使用被许可商标，但仍可以继续使用与许可人商号相同或高度近似的企业名称，导致消费者的混淆和误认。因此，为避免这种情况，建议在合同中明确约定，在许可关系结束后规定期限内，被许可人应及时办理变更企业名称登记。
4.通过合同条款约定事后补救措施和违约追偿以减少相关风险造成的损失
被许可人擅自处置商标、拖欠许可使用费、许可期满后继续使用商标等风险虽难以避免，但许可人可在合同权利义务、违约条款责任中予以细化约定，做好风险发生后的补救措施和相应的违约追偿，如终止许可合同、要求被许可人承担违约金、缴纳履约保证金等。
（二）第三人侵害商标专用权的补救措施
历年来，商标权人对于其商标专用权遭受第三人侵害均较为被动，但根据我所多年来代理知识产权纠纷的诉讼实务经验，商标权人可以采取如下救济途径：
1.行政救济手段
行政救济是指工商等行政部门依据有关商标的法律法规对侵犯注册商标专用权的行为给予行政处理，保护商标专用权的行为。
根据《中华人民共和国商标法》第六十条第二款规定，工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额五倍以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处二十五万元以下的罚款。对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的，应当从重处罚。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，由工商行政管理部门责令停止销售。
商标权人一旦发现第三人侵犯其商标专用权的行为，应立即通知侵权人，要求停止侵害、销毁物品、赔偿损失，若无法联系侵权人或侵权人收到通知后仍继续实施侵权，商标权人应及时请求行政机关介入，避免损失扩大。
2.司法救济手段
司法救济是指人民法院对商标侵权案件利用司法手段保护商标专用权的行为。
①禁止令
禁止令是指法院在判决前为了制止事态的扩大、发生不可挽回的损失或防止有关证据灭失而临时采取的行为，包括扣押、封存、冻结等措施。《中华人民共和国商标法》第六十五条规定，商标注册人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以依法在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。
②证据保全
《中华人民共和国商标法》第六十五条规定，为制止侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，商标注册人或者利害关系人可以依法在起诉前向人民法院申请保全证据。
一旦商标权人与侵权人就商标侵权事宜无法达成一致，为保存证据、避免损失扩大，商标权人应及时请求司法机关对侵权人采取证据保全以及发布禁止令等措施，为后续诉讼的顺利进行提供保证。
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